Киберсквоттинг. Конфликты, касающиеся товарных знаков и доменных имен в интернете
Интернет является частью нашей повседневной жизни. С его развитием, качество жизни человека, с одной стороны, значительно улучшилось, с другой, появились новые проблемы, связанные, к примеру, с конфиденциальностью информации, малоподвижным образом жизни, распространением ложной информации.
Мы получаем, интересующую нас, информацию в какие то секунды, набрав определенный запрос в браузерах, установленных в наших персональных компьютерах, мобильных телефонах и других гаджетах. Все это соединяется посредством сети. Конкуренция улучшилась. Используя различные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями с поддержкой голосовой и видеосвязи, мы связываемся с друзьями, родными, ведем бизнес. Таких популярных систем сейчас много. Это WhatsApp, WeChat, Viber, Skype, Telegram, Messenger и другие. Спорить об узнаваемости этих брендов, считаю, смысла нет. Часто, недобросовестное использование раскрученных брендов, имеющих правовую охрану, выражается в использовании наименования бренда в доменных именах третьими лицами. Третьими лицами, которые не имеют никакого отношения к оригинальному бренду и основной целью которых, может быть реализация контрафактной продукции, подделок или же продажа купленного доменного имени по стоимости в разы превышающей реальную стоимость доменного имени. Это порой приводит к введению потребителей товаров и услуг под данными брендами в замешательство. В данной работе речь пойдет о современной проблеме, которая получила название "киберсквоттинг", а также о том какие принимаются меры по борьбе с ней. Но для начала, ниже описаны характеристики правообладателей узнаваемых брендов, придерживаемой ими деловой репутации. А после уже перейдем к описанию киберсквоттинга и интересного судебного прецедента с описанием разбирательства и решения суда.
Какие они компании с отличной деловой репутацией?
Сегодня ни для кого не секрет, что мы живем в галопами развивающемся мире. Мы понимаем, что любая наша новая идея может принести нам успех, богатство. Также мы понимаем, что время, как никогда ранее, стоит нам очень дорого. Мы познаем и практикуем знания и методы высокой продуктивности и тайм менеджмента. В то же время мы пытаемся быть "не замороченными" и "не сложными" людьми, так как замороченным людям сложнее достается успех. И мы прекрасно помним поговорку, которая гласит, что под лежачим камнем вода не течет. Мы практически постоянно пребываем в движении. Поэтому интернет покупки и получение сервиса в интернете - та самая необъятная ниша, которая экономит нам кучу времени. Финансовый институт, мировой кризис, а теперь и COVID19, который поменял наш привычный уклад жизни, оставляют нам мало выбора в распределении времени и мы все чаще стали прибегать к интернет покупкам. Таким образом, мы крепче привязываемся к интернету в качестве информатора и посредника.
В мире интернета, "забив" в поисковике браузера название определенного продукта, выдается множество производителей и платформ, через которые можно приобрести интересующий продукт. Все производители, платформы, сайты в интернете регистрируются под наименованиями, которые их отличают друг от друга для исключения введения пользователей в замешательство. К примеру, Amazon.com, AliExpress.com, ebay.com и другие. Данные платформы настолько популярны, что мы, не тратя время на раздумья, заказываем товары через них. Многие из нас понимают, что политики этих платформ довольно серьезны и проверены временем. Имеется множество других платформ, которые либо существуют не долго, либо они не заработали должного доверия масс.
Так вот, для того, чтобы заработать признание масс, а также создать узнаваемый бренд, затрачивается много усилий. Маркетологи различных компаний, собираясь вместе, анализируют каждый предлагаемый бренд, обсуждают минусы и плюсы. У серьезных компаний, с маркетологами за обсуждением предлагаемого бренда, сидят и юристы, специализирующиеся по правам на интеллектуальную собственность. Именно юристы чаще всего перечеркивают ввод в эксплуатацию большинства предлагаемых знаков (брендов), объясняя это тем, к примеру, что бренд не имеет шансов быть зарегистрированным в качестве товарного знака по определенным юридическим причинам. Это означает, что бренд просто не получит правовой защиты. Здесь хотелось бы подчеркнуть тот факт, что команда по созданию отличаемого и узнаваемого бренда часто проделывает колоссальную работу, включающую определение и минимизацию потенциальных юридических проблем, которые могут возникнуть по причине неосторожного выбора знака или изображения для будущего бренда, который также регистрируется в качестве товарного знака. Регистрация товарного знака необходима в целях получения правовой охраны бренда на той или иной территории. Также, не стоит забывать об оплате регистраций за товарные знаки и продление регистраций каждые десять лет.
В этой связи, нередки случаи обнаружения использования наименования товарного знака в качестве доменного имени другими компаниями или частными лицами. В таких случаях, схожесть товарного знака и доменного имени настолько близка, что потребители услуг или товаров под товарным знаком, могут быть введены в замешательство о качестве услуг или товаров, деятельности компаний. Так может создаться угроза не только в отношении нарушений прав на использование охраняемого товарного знака, но и подвергается негативному воздействию деловая репутация компании-правообладателя товарного знака.
Факт идентичности товарного знака и доменного имени до степени смешения влечет за собой риск введения потребителя соответствующих товаров или услуг в заблуждение, что создает риски для репутации компании и соответствующие финансовые убытки.
Меры по прекращению нарушения прав и интересов
Переходя к судебной практике в спорных вопросах о доменных именах и товарных знаках, отмечу, что существующая судебная практика свидетельствует об участившихся случаях киберсквоттинга. Обнаружив незарегистрированный бренд, киберсквоттер регистрирует одноименное доменное имя, полагая перепродать его компании, владеющей соответствующим брендом. Выгода киберсквоттера основана на действиях, в результате которых недобросовестный владелец доменного имени шантажирует владельца бренда, угрожая создать подложный сайт компании с некорректной информацией о товарах или услугах, вплоть до информации, порочащей ее честь и достоинство.
На национальном уровне вопросами о нарушении прав на товарные знаки занимаются апелляционные советы при патентных ведомствах либо споры решаются в судебном порядке. Однако, такие решения в основном ограничиваются аннулированием регистрации на товарный знак или прекращением нарушений прав на товарные знаки и штрафами. В реалиях же современного мира, такие способы решения споров занимают много времени и транснациональные/международный характер конфликта ведет стороны в арбитражные суды. Особенно в тех случаях, когда важно решить конфликт быстро и эффективно с максимальным результатом, к примеру, с передачей доменного имени.
Разбирательств касательно киберсквоттинга стало больше, что вызывает дополнительные расходы на услуги судей, призванных разбираться со спорами в данной области - ведь указанное приносит доход. Затраты на борьбу за доброе имя правообладателя товарного знака и прекращение угрозы потери прибыли, в большинстве случаев, несут сами компании-правообладатели. А это расходы на оплату специалистам по коммерческим правам и арбитражному суду. Чаще лицам заинтересованным в одноименных доменных именах легче выкупить данное доменное имя у киберсквоттеров, не "заморачиваясь" о процедурах, предлагаемые законом. Это одна из причин, почему кибберсквотинг стал таким популярным. С 12 января 2012 года, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) заявила об открытии свободной регистрации доменов первого уровня для всех интернет пользователей[1]. Это еще одна причина увеличение случаев киберсквоттинга.
Дело здесь заключается и в том, что владельцем или администратором того или иного доменного имени может стать любой, пройдя легкую процедуру выбора свободного доменного имени у регистра доменных имен и оплатив за него. Все это происходит нажав на пару кнопок и оплатив банковской карточкой или аналогичными средствами. Киберсквоттеры выкупают таким образом доменные имена и, далее, ждут, когда им поступят предложения от заинтересованных лиц о выкупе доменного имени за стоимость, которую уже предлагает киберсквоттер, то есть цена уже увеличена.
Необходимо иметь четкое понимание, что исключительные права на товарные знаки и на интеллектуальную собственность в целом важна. Опыт показывает, что потенциальная экономическая выгода является мощным стимулом для инноваций. Поэтому киберсквотинг является бичом нынешних дней, с которым необходимо бороться эффективней. Иначе тот самый стимул для инноваций и построения отличной деловой репутации будет занижен бесконечной борьбой с недобросовестными предпринимателями. Именно предпринимателями я хочу назвать киберсквоттеров, так как эта определенная деятельность лиц, занимающихся перепродажей одноименных доменных имен в целях получения дохода, причем недобросовестным путем, то есть ведя деятельность в нарушение также и норм о добросовестной конкуренции.
Многие страны имплементировали в свою правовую систему принципы, которые разрабатывались мировым сообществом в целях скорой процедуры – УДРП (Uniform Domain Name Resolution Policy), которая, не имеет никакого отношения к межгосударственным соглашениям. Создатели всецело частноправовой процедуры Uniform Domain Name Resolution Policy, включая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), подчеркивали практические цели выработанных принципов, их узкую направленность на откровенные случаи киберсквоттинга[2].
В соответствии с пунктом 4(а) Uniform Domain Name Resolution Policy, универсальными критериями добросовестности владения доменным именем является:
"оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности:
Спор, разрешенный в арбитраже
Спор касался товарного знака и доменного имени, который произошел между системой мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatApp и австралийской компанией розничной торговли домашней техники и автоматизации, который зарегистрировал спорное доменное имя whatsapp.com.au 9 сентября 2013 года[3].
Факты из дела
Истец - поставщик известной услуги мобильной связи WhatsApp, основанный в 2009 году. По состоянию на 2016 год в мире насчитывалось более 1 миллиарда активных пользователей системы. К июню 2013 года 1,1 миллиона пользователей iPhone использовали услуги Истца в Австралии, и во время разбирательства у Истца имелось 3,1 миллиона активных пользователей в этой стране. Истец владеет многочисленными регистрациями товарных знаков по всему миру на бренд WhatsApp, включая австралийский товарный знак под номером 1442974, зарегистрированный 24 мая 2011 года. Он также владеет многочисленными регистрами доменных имен, которые включают в себя знак WHATSAPP, "whatsapp.com", "whatsapp.net" и "whatsapp.org".
Ответчик - компания розничной торговли и автоматизации, основанная в 2005 году, которая зарегистрировала спорное доменное имя 9 мая 2013 г. Спорное доменное имя заключает в себе минимальную информацию "What’s a PP? An illustrated story of discovery" (Что такое ПП? Иллюстрированная история и открытия", а также иллюстрацию ребенка и двух детских игрушечных блоков. С этой странички можно перейти на парковочную страницу, на которой отображается сообщение "whatsapp.com.au" припаркован с помощью PANTHUR».
Истец настаивал на том, что Ответчик не имел права зарегистрировать спорное доменное имя в соответствии с "The Domain Name Eligibility and Allocation Policy Rules" для доменных имен ".com.au", потому что спорное доменное имя не является ни зарегистрированным товарным знаком, ни акронимом имени Ответчика, более того оно никак не связано с деятельностью Ответчика. Ответчик также не имеет ни лицензии, которая уполномочивает Ответчика использовать товарный знак WhatsApp. Более того нет никаких доказательств того, что ответчик известен и узнаваем под данным товарным знаком, а также нет никакой достаточной информации о том, что ответчик использует спорное доменное имя, добросовестно предлагая под ним какие либо товары или услуги. Минимальное использование доменного имени Ответчиком, доказывает его попытку создать достаточную основу для законного интереса на спорное доменное имя.
Истец отметил, что послал Ответчику письмо о прекращении использования товарного знака Истца. В ответ на которое, Ответчик ответил, что он зарегистрировал спорное доменное имя для частного проекта и наименование доменного имени следует читать как «What’s a P-P», а не «WhatsApp». Ответчик также указал в своем письме, что с 28 октября 2016 года не производилось никакой торговли под данной маркой. Также Ответчик отметил, что получал ряд коммерческих предложений о покупке спорного доменного имени, которые были Ответчиком отклонены. По его словам, он хотел сохранить доменное имя. Ответчик в письме предложил, что готов участвовать в коммерческих переговорах с Истцом касательно покупки спорного доменного имени в соответствии с пунктом 4(с)(i). Где Истец проинформировал Ответчика о не готовности платить за доменные имена, которые схожи до степени смешения с его товарными знаками. Более того, Истец отметил, что такое предложение товаров и услуг не является добросовестным в соответствии с пунктом 4(b)(ii) Политики и Ответчик специально создал спорное доменное имя в целях его продажи для получения прибыли. Что не является ни законным использованием, ни добросовестными намерениями и ни справедливым использованием.
Истец также утверждает, что Ответчик уже имеет историю нарушении прав на товарные знаки третьих лиц и отмечает, что Ответчик в настоящее время владеет такими доменными именами как "acurite.com.au" и "biosteel.com.au", которые не подкреплены к каким-либо веб-сайтам. Истец утверждает, что текущее использование Ответчика спорного доменного имени с прикреплением к парковочной странице не оправдывает его недобросовестной деятельности в отношении спорного доменного имени. Ответчик просто напросто пассивно владеет спорным доменным именем в целях будущего предложения о его продаже, что является оскорбительным для Истца и логически ведет к недобросовестности Ответчика.
Панель приняла доказательства Истца, которые связаны с узнаваемостью его знака WHATSAPP с 2009 года как во всем мире, так и в Австралии. Кроме того, Панель отметила, что товарный знак является придуманным термином и, следовательно, весьма отличительным. В этих условиях представляется весьма маловероятным, что ответчик не знал об использовании Истцом знака WhatsApp к 2013 году, когда было зарегистрировано спорное доменное имя.
На начальной веб-странице Ответчика появилось сообщение «Что такое P-P». На веб-странице или в записях не было никаких указаний о том, что это было связано с добросовестным предложением товаров или услуг или независимым бизнесом, или что Ответчик был известен, или предлагал товары к продаже под спорным доменным именем или данной фразой. Складывается впечатление, что эта фраза была введена на сайте Ответчиком, чтобы попытаться создать видимость легитимности, когда на самом деле спорное доменное имя хранилось для своих собственных целей. То, что Ответчик удалил данную страницу после получения письма о прекращении использования товарного знака и отказ Истца от предложений Ответчика приобрести спорное доменное имя говорит о том, что Ответчик принял решение поступить именно таким образом. В таких условиях тот факт, что Ответчик пассивно владел спорным доменным именем не говорит о том, что поведение Ответчика не согласуется с демонстрацией законных прав и интересов в отношении спорного доменного имени.
В силу всего указанного, Панель считает, что Истец предоставил достаточное количество серьезных доказательств, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени. Более того, нет никаких доказательств, что Ответчик предпринимал шаги по разработке доменного имени, а также определенного бизнеса, для которого доменное имя было бы применимо.
В заключение Панель делает вывод о том, что Ответчик, скорее всего, видел возможность зарегистрировать спорное доменное имя в Австралии в 2013 году прекрасно понимая, что бренд Истца узнаваем по всему миру и системой моментального обмена сообщениями пользуются очень многие с момента его создания в 2009 году. Поэтому Ответчик зарегистрировал спорное доменное имя на себя с целью получения в первую очередь преимущество его использования, чтобы воспользоваться им или торговать на деловой репутации Истца, или в качестве альтернативы получения прибыли от перепродажи спорного доменного имени. В соответствии с пунктом 4(b)(ii) Политики регистрация доменного имени в целях препятствования заявителя использования своего товарного знака в соответствующем доменном имени, является доказательством регистрации и использования доменного имени недобросовестно. В соответствии с пунктом 4(b)(i) Политики, тому кто регистрирует доменное имя с основной целью продажи, аренды или передачи иным способом заявителю или другому третьему лицу в качестве ценного капитала, превышающего его документально подтвержденные издержки, также считается доказательством регистрации и использования недобросовестно. На базе всего вышеуказанного , в соответствии с пунктами 4 (I) Политики и 15 Правил, Панель постановляет, что спорное доменное имя "whatsapp.com.au" должно быть передано истцу.
Меры по предотвращению киберсквоттинга.
До сих пор нет эффективного способа не только борьбы с киберсквоттингом, но и предотвращением его появления. Меры, предлагаемые регистрами доменных имен, а также арбитражей и ВОИС безусловно дают определенные результаты в борьбе с киберсквоттингом. Однако этого не достаточно. Ниже в данном тексте расположен скриншот сайта World4you, который предлагает к регистрации доменные имена[4]. В этом случае было выбрано наименование всеми известного бренда Dior. Поисковик сайта на запрос о купле доменного имени с наименованием Dior выдал результаты с уже зарегистрированными и свободными одноименными доменами. Любое лицо может кликнув и оплатив за регистрацию овладеть доменным именем "dior.or.at". Согласившись с политикой и кликнув на экране о согласии с правами и условиями покупки, покупатель полностью соглашается взять на себя ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц. Поэтому необходимо выработать меры не только по борьбе с киберсквоттингом, но и с его предотвращением.
Ресурсы:
[1] https://www.icann.org/ - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Website
[2] https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en - Uniform Domain Name Resolution Policy
[3]http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DAU2017-0021&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=b1efb36ab0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_01&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-b1efb36ab0-256596205 - WhatApp case
[4] https://www.world4you.com/en/index.html - Internet Service GMBH
